【要旨】
根據商標法的相關規定，委托人申請注冊的商標可能存在本法規定不得注冊情形的，商標代理機構應當明確告知委托人。當委托人違反這一商標注冊風險告知義務給委托人造成損失時，商標代理機構應當承擔相應的民事責任。
[案情]
2014年2月，原告青島源木雅居商貿有限公司（以下簡稱源木雅居公司）與被告南京北標知識產權代理有限公司（以下簡稱南京北標公司）簽訂了一份商標注冊協議，約定源木雅居公司委托南京北標公司辦理“萊克星頓”系列商標注冊事宜；源木雅居公司向南京北標公司支付該商標全類注冊、綠色通道、常年顧問服務費用共計102500元，優惠價97500元（其中官費36000元，綠色通道、LOGO設計、EIP監測、律師等代理費61500元）；在源木雅居公司足額付款并且提供材料正確、完整的情況下，南京北標公司保證領到“注冊申請受理通知書”，如因南京北標公司過錯導致上述申請未被受理，其退還所有費用。其后，源木雅居公司依約支付了97500元，南京北標公司就涉案商標進行了LOGO設計，但因源木雅居公司對該LOGO設計不滿意，故其自行設計完成并向南京北標公司提交了涉案商標LOGO，后南京北標公司進行了上述系列商標的注冊申請并獲得受理，但未能獲準注冊。國家商標局給出的理由為：一是申請注冊商標與他人在先注冊的“萊克斯頓”“萊克星敦”等商標沖突；二是 “萊克星頓”是美國獨立戰爭打響第一槍的地方，為公眾知曉的外國地名，不得作為商標使用。上述第一項理由引證的案外人在第18類商品上申請注冊的第10309112號“萊克星敦”文字圖形組合商標于2013年獲準注冊。此后，源木雅居公司與南京北標公司又簽訂了一份《知識產權代理服務協議》，約定由源木雅居公司向南京北標公司支付3500元，后者代前者選擇上述第20類申請注冊商標提起商標復審。但商標評審委員會以與國家商標局基本相同的理由駁回了上述商標復審請求。而在2005年、2011年、2013年其他案外主體也曾就“萊克星頓”商標在第20類商品上申請過商標注冊，但都被國家商標局駁回。
為此，源木雅居公司提起訴訟，請求南京北標公司向其退還代理費61500元并賠償經濟損失139500元（包括官費36000元、復審費3500元、品牌籌備費用10萬元）。
[判決]
法院認為：
涉案申請注冊商標為“萊克星頓”，其是美國獨立戰爭打響第一槍的地方，相關公眾對此有所知曉，以“萊克星頓”文字作為商標申請注冊確實存在商標法所規定的“可能存在本法規定不得注冊”的情形，南京北標公司作為專業的商標代理機構，在“萊克星頓”商標申請已有駁回先例的情況下，對在與已被駁回的“萊克星頓”商標同類商品上進行“萊克星頓”商標申請注冊的風險應當知曉，對在與已被駁回的“萊克星頓”商標不同類別的商品上申請注冊的風險應當具備相應的判斷能力，并有義務向源木雅居公司明確告知上述應當知曉或應當有所判斷的風險，以便及時確認源木雅居公司是否自愿承擔繼續以該商標申請注冊的風險。南京北標公司非但沒有盡到上述風險告知義務，還通過在商標注冊協議中設定“綠色通道”收費項目而又未對該收費項目作明確說明的方式誤導源木雅居公司對南京北標公司辦理涉案商標注冊申請事宜之能力及可能結果的判斷。而且，在合同實際履行過程中未能采取有效措施對上述風險加以規避，其應當為此承擔相應的違約責任。
綜合考慮南京北標公司確已按照合同約定履行了部分合同義務、當將涉案“萊克星頓”商標的顯著性部分加以修改完善后相關商標具有獲準注冊的潛在可能性等因素，不宜將涉案合同未全面履行的責任完全歸咎于南京北標公司。鑒于南京北標公司對源木雅居公司主張的全部損失并不具有完全的應當預見或可預見性，遂判決南京北標公司向源木雅居公司退還代理費并賠償經濟損失合計80000元；駁回源木雅居公司的其它訴訟請求。
[評析]
本案主要涉及對我國現行商標法第十九條第二款之規定——“委托人申請注冊的商標可能存在本法規定不得注冊情形的，商標代理機構應當明確告知委托人”如何理解與把握的問題。從該法條規定內容來看，其僅設定了一定的權利義務，沒有規定具體的法律后果，故當商標代理機構出現違反該法條規定內容之情形時，需要結合合同雙方簽訂合同、履行合同時的具體情形確定相應的結果責任。
一、違反上述法條規定的行為是否影響合同之效力
我國合同法第五十二條、第五十四條分別對合同無效與可撤銷、可變更的情形進行了規定。當商標代理機構未履行上述法條規定的商標申請注冊風險告知義務，且存在利用自身的專業技術優勢以欺詐等方式向委托人推薦商標等行為，從而出現合同法第五十二條、第五十四條規定之情形時，涉案合同即會成為無效合同、可撤銷合同或可變更合同。對于無效或已被撤銷的合同，應按照合同法第五十八條之規定，即“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任”進行處理。
就本案而言，簽訂涉案商標注冊協議與商標復審協議是原被告雙方的真實意思表示，且這兩份協議本身并不違反法律規定、亦不損害公共利益及他人合法權益，不存在合同無效的情形。從原告源木雅居公司的訴訟主張來看，也不存在撤銷合同的可能。故本案判決承認了兩份協議的有效性。
二、上述法條規定內容是否構成合同之權利義務
在合同合法有效的基礎上，上述法條規定之商標申請注冊風險告知義務應當成為合同的權利義務內容。當然，雙方可以通過在合同中對該法條規定內容進行約定的方式將其內化為合同的有效組成部分；在合同就此未作約定時，其也可以視為合同權利義務的補充條款從而成為合同的有效組成部分。
本案中，原被告雙方在涉案兩份協議中并未就上述法條規定內容進行約定，但當本案原告申請注冊的“萊克星頓”商標確實符合上述法條所規定的情形時，不能因為涉案合同對此未作約定而當然免除南京北標公司向源木雅居公司明確告知相關事項的義務。當因南京北標公司違反這一告知義務而對涉案合同的正常履行產生一定的不利影響時，其應當承擔相應的違約責任。
三、違反上述法條規定的行為是否應當承擔相應的結果責任
從上述法條規定內容來看，其為商標注冊代理機構設定了一定的義務，但當僅有違反上述法條規定義務的行為，而無相應損害結果時，委托人往往也就失去了追究商標注冊代理機構結果責任的事實與法律依據。
就本案而言，從國家商標局及商標評審委員會駁回涉案商標注冊申請的理由來看，涉案“萊克星頓”商標應當符合商標法第十九條第二款規定的“可能存在本法規定不得注冊”的情形，南京北標公司對此應當向源木雅居公司履行相應的告知義務。但根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第4條之規定，“根據商標法的規定，縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名一般不得作為商標注冊和使用。實踐中，有些商標由地名和其他要素組成，在這種情形下，如果商標因有其他要素的加入，在整體上具有顯著特征，而不再具有地名含義或者不以地名為主要含義的，就不宜因其含有縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，而認定其屬于不得注冊的商標?！睆谋景覆槊鞯氖聦崄砜?，涉案第10309112號“萊克星敦”文字圖形組合商標在與本案“萊克星頓”商標存在幾乎相同的注冊風險—即“萊克星敦”商標的注冊申請日期、公告日期均晚于他人核準注冊于同一類的第5117277號“萊克斯頓”商標且“萊克星敦”與“萊克星頓”作為美國地名的音譯并無實質性差異的情況下，“萊克星敦”商標能夠獲準注冊這一事實也一定程度上印證了“萊克星頓”商標本身具有獲準注冊的潛在可能性。所以，如果南京北標公司通過在申請注冊的涉案商標中加入其他要素，從而改變了“萊克星頓”作為地名含義本身的顯著性，進而使得包含有“萊克星頓”文字的組合商標獲得注冊，則即使其未履行“萊克星頓”商標申請注冊風險的告知義務，其也會因為已經完成了委托人交付的事務且未給委托人造成損害，從而無需承擔相應的不利后果。
然而，南京北標公司既未履行相應的商標注冊風險告知義務也未采取適當方法有效規避上述商標注冊風險，從而給源木雅居公司造成了一定的損失，故其應當承擔相應的責任。關于具體的責任承擔形式，應當慮及商標注冊事務自身的特殊性。本案綜合考慮原被告雙方在涉案“萊克星頓”商標注冊申請中可能的主觀狀態、被告確已按照雙方協議約定履行了部分合同義務、當將涉案“萊克星頓”商標的顯著性部分加以修改完善后相關商標具有獲準注冊的潛在可能性等因素，作出了上述判決。 （作者 | 臧文剛 江蘇省南京市中級人民法院知識產權庭）
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